Inventiviteit in Europa:
    Overeenkomsten en
verschillen tussen het EOB, het UPC en het DPMA

Bij het Europees Octrooibureau (EOB) wordt inventiviteit beoordeeld aan de hand van de beproefde probleem-oplossingsbenadering. De onderzoeker (examiner) bepaalt eerst de meest nabije stand van de techniek, formuleert vervolgens het objectieve technische probleem in het licht van de onderscheidende kenmerken en beoordeelt daarna of de geclaimde oplossing, uitgaande van de stand van de techniek, voor de hand zou hebben gelegen. Deze gestructureerde methodiek is erop gericht om achteraf­redeneringen (hindsight) te voorkomen en zorgt voor een hoge mate van consistentie tijdens onderzoeks- en oppositieprocedures.

Het Unified Patent Court (UPC) heeft een eigen holistische benadering ontwikkeld. Hoewel het Hof regelmatig verwijst naar de jurisprudentie van het EOB — en recentelijk de COMVIK-benadering voor computer-geïmplementeerde uitvindingen heeft onder­schreven, waarin niet-technische kenmerken van de oplossingszijde naar de probleemstelling verschuiven en alleen de technische implementatie nog op inventiviteit wordt getoetst — heeft het duidelijk gemaakt dat het niet verplicht is de probleem-oplossings­benadering toe te passen.

In plaats daarvan beoordeelt het UPC of één of meer realis­tische uitgangspunten de vakman tot de geclaimde uitvinding zouden hebben geleid. Daarbij wordt de uitvinding als geheel beoordeeld en wordt onderzocht of de stand van de techniek voldoende aanleiding of ‘aanwijzingen’ biedt om tot de geclaimde oplossing te komen. Net als het EOB past het UPC het gebruikelijke would, not could-beginsel toe: de doorslaggevende vraag is of de vakman daadwerkelijk tot de uitvinding zou zijn gekomen, en niet slechts of hij daartoe in staat zou zijn geweest.

Ook het Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) en de Duitse rechter beoordelen of een uitvinding voor de hand zou hebben gelegen, maar zij hanteren doorgaans een minder formeel analytisch kader. In de Duitse praktijk ligt de nadruk sterker op de technische bijdrage ten opzichte van de stand van de techniek en worden meerdere plausibele uitgangspunten gemakkelijker in de beoordeling betrokken. De analyse wordt in belang­rijke mate beïnvloed door de jurisprudentie van het Duitse Bundesgerichtshof.

De onderliggende juridische maatstaf is in grote lijnen binnen Europa consistent, maar verschillen in de wijze van redeneren kunnen van invloed zijn op de uitkomst van individuele zaken. Octrooiaanvragen waarin de technische bijdrage duidelijk wordt uiteengezet en waarin zorgvuldig overwogen terugvalposities zijn opgenomen, zijn over het algemeen beter toegerust om de toetsing en handhaving bij alle drie de instanties te doorstaan.

Naarmate de jurisprudentie van het UPC zich verder ontwikkelt, zal de wisselwerking met de praktijk van het EOB en de Duitse rechtspraak een belangrijk aandachtspunt blijven voor ondernemingen die streven naar een robuuste en afdwingbare octrooibescherming in Europa.